Advokatene i Grette ser på EU-domstolens dom i pog-saken mellom Pepsi og Grupo Promer Mon Graphic.

Den 20. oktober 2011 avsa EU-domstolen sin første dom vedrørende EU-design i saken mellom PepsiCo, Inc (PepsiCo)og Grupo Promer Mon Graphic SA (Grupo Promer), sak nr. C-281/10. Saken gjaldt designregistrering av en såkalt ”pog” og hvorvidt PepsiCos design ga den informerte bruker et annet helhetsinntrykk enn den tidligere registrerte designen til Grupo Promer. EU-domstolen mente ikke det og opprettholdt dermed EU-rettens avgjørelse om å nekte registrering av PepsiCos design. For første gang definerer EU-domstolen hvem ”den informerte bruker” er og åpner opp for en sammenligning av selve produktene, og ikke bare det registrerte design, ved vurderingen av designenes helhetsinntrykk.

POG VS. POG: Grupo Promer Mon Graphic AS-pog (t.v.) og PepsiCo, Inc-pog.

Den 9. september 2003 innleverte PepsiCo søknad om designregistrering av en pog til OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market). Pogs er små brikker som blir brukt til å spille et spill, oftest for barn, med samme navn. Formålet med spillet er å vinne hverandres brikker ved på ulike måter å snu den andres pogs. Pogs selges separat, men følger også ofte med andre produkter som reklameartikler i eksempelvis frokostblandinger.

PepsiCos søknad ble antatt for registrering, men Grupo Promer klaget avgjørelsen inn for OHIMs annuleringsavdeling (Annuleringsavdelingen). Grunnlaget for klagen var Grupo Promers designregistrering av sin pog som var innlevert med prioritet fra 8. juli 2003. Grupo Promer hadde således bedre prioritet enn PepsiCo og anførte at PepsiCos design ikke oppfylte nyhetskravet og at designen ikke hadde individuell karakter. I den forbindelse ble det anført at PepsiCos pog ga den informerte bruker det samme helhetsinntrykk som deres tidligere designregistrering. Registreringen var derfor i strid med forordning nr. 6/2002, artikkel 25, første ledd, litra b og litra d som tilsvarer den norske designloven § 3. Annuleringsavdelingen tok begjæringen til følge og PepsiCos EU-designregistrering ble opphevet.

PepsiCo anket avgjørelsen til OHIMs Appellkammer som satte Annuleringsavdelingens avgjørelse til side. PepsiCos EU-designregistrering ble dermed opprettholdt. Appellkammeret la til grunn at pogs tilhørte en særlig kategori av reklameartikler og at designmulighetene for slike reklameartikler var svært begrenset. Appellkammeret konkluderte således med at de forskjeller som forelå mellom PepsiCos pogs og Grupo Promers pogs var tilstrekkelig til at produktene ga et ulikt helhetsinntrykk for den informerte bruker.

Grupo Promer anket avgjørelsen inn for EU-retten. EU-retten var enig med Appellkammeret i at designerens frihet var begrenset ved slike produkter. Videre var EU-retten enig med Appelldomstolen i at det var irrelevant hvilken alder den informerte bruker hadde, om denne var et barn eller en voksen, så lenge den informerte bruker kjente til fenomenet pogs. EU-retten kom imidlertid frem til at forskjellene mellom de to pogsene ikke medførte et annet helhetsinntrykk for den informerte bruker. PepsiCos designregistrering ble således igjen opphevet.

PepsiCo anket avgjørelsen inn for EU domstolen. PepsiCo mente at EU-retten hadde tatt feil vedrørende vurderingen av flere forhold, herunder

• Betydningen av designerens frihet
• EU-rettens kompetanse ved vurdering av faktum
• Kriteriene for ”den informerte bruker” og dens oppmerksomhetsnivå
• At de ved sammenligning av designene, sammenlignet produktene, og ikke designene slik de var registrert.
• Faktum

Den 20. oktober 2011 forkastet EU-domstolen anken. PepsiCo fikk ikke medhold i noen av sine anførsler og PepsiCos designregistrering ble endelig opphevet.

EU-domstolen la til grunn at ”den informerte bruker” må forstås som en person midt mellom ”den gjennomsnittlige forbruker”, et begrep som benyttes i varemerkeretten, og en ”ekspert med detaljert fagkunnskap”, et begrep som kan sammenliknes med gjennomsnittsfagmannen i patentretten. EU-domstolen uttalte etter dette at ”den informerte bruker” må anses som en person som ikke er gjennomsnittlig oppmerksom, men som er særlig oppmerksom, hva enten det er på grunn av personlige erfaringer eller omfattende kjennskap til det aktuelle området.

EU-domstolen uttalte videre at EU-retten ikke hadde tatt feil når de, ved vurderingen av om designene hadde et ulikt helhetsinntrykk, vurderte produktene direkte opp mot hverandre. I utgangspunktet er det slik at man ved helhetsvurderingen tar utgangspunkt i designene slik de er registrert. EU-retten mente imidlertid at de markedsførte produktene var tilsvarende som de registrerte design. Domstolen uttalte derfor at EU-retten i vurderingen av designenes helhetsvurdering hadde tatt utgangspunkt i designene slik de var registrert og at det ikke var noe i veien for å sammenligne selve produktene når hensikten kun var illustrativ.

EU-domstolen valgte ikke å gå inn i en vurdering av designerens anførte begrensede frihet som PepsiCo hadde anført. Dette spørsmålet sto derfor ubesvart.

Dommen gir verdifull veiledning innenfor designretten. EU-domstolen har for det første gitt oss en definisjon av ”den informerte bruker” og dennes oppmerksomhetsnivå. Etter dommen må det kunne legges til grunn at den informerte bruker vil kunne legge vekt på ulike detaljer. Videre har domstolen bestemt at også produktene i seg selv kan ha betydning ved vurderingen av designenes helhetsinntrykk.

EU-domstolen valgte ikke å ta stilling til hvilken betydning designerens eventuelle begrensede frihet vil ha for helhetsvurderingen. Det gjenstår følgelig å se hvilke rettslige implikasjoner dette vil få.

Norsk Designråd samarbeider med Advokatfirmaet Grette DA om temaseminarer om rettigheter til design.